高等法院說，商標審判和上訴委員會的裁決可能具有排他性效力
更新時間：2020-12-01 15:11:19
2015年3月24日，美國最高法院在B＆B Hardware，Inc.訴Hargis Industries，Inc?.案中發布了裁決，?裁定：“如果普通要素包含以下內容，法院應對[商標審判和上訴委員會]裁決具有排他性效力：排除了所有問題。”最高法院面臨的問題是，地區法院是否應在TTAB關于“ SEALTITE”與“ SEALTIGHT”相混淆的決定中適用問題排除。?
B＆B硬件的背景和過程歷史?????????????
1996年，Hargis Industries，Inc.（以下簡稱“ Hargis”）申請注冊SEALTITE商標，該商標為“用于制造金屬和后框架建筑物的自穿孔和自鉆孔金屬螺釘”。作為長期商標的一部分雙方之間的爭端，B＆B Hardware，Inc.（“ B＆B”）于2003年反對該申請，理由是SEALTITE可能與B＆B的SEALTIGHT商標“螺紋或非螺紋金屬緊固件及其他相關硬戰[e]”產生混淆。用于航空航天業?！?在異議程序未決期間，B＆B在美國阿肯色州東區地方法院對Hargis提起侵權訴訟。此后不久，TTAB拒絕注冊Hargis的SEALTITE商標，認為該商標可能與B＆B的SEALTIGHT商標造成混淆。Hargis并未尋求TTAB裁決的司法審查。????????????
B＆B隨后就TTAB在涉及同一當事方和商標的事項中是否存在混淆可能性的先前發現是否應具有排他性效力的問題進行了簡要判決。地方法院駁回了B＆B的即決判決請求，認為TTAB的裁決不排除陪審團考慮混亂問題的可能性。地方法院還拒絕在審判中將TTAB的決定作為證據。雖然陪審團被告知TTAB拒絕注冊Hargis的商標，但未告知陪審團TTAB如何解決混淆問題的可能性。最終，陪審團認為Hargis使用SEALTITE商標不太可能與B＆B的SEALTIGHT商標混淆。?????????????
在對排除性問題的上訴中，美國第八巡回上訴法院分庭宣誓，由Shepherd，Loken和Colloton法官組成。Shepherd法官以多數意見發表意見，認為TTAB關于混亂可能性的調查結果既不應具有排他性，也不應受到尊重。?B＆B Hardware訴Hargis Indust。，716 F.3d 1020，1026（8th Cir.2013）。第八巡回法院認為，要適用排除在外的問題，尋求排除在外的問題必須與原始訴訟中涉及的問題相同。此先決條件未得到滿足，因為TTAB在異議程序中裁定的混淆可能性與地區法院在商標中裁定的可能性不同侵權行為。第八巡回法院指出，TTAB依靠In re EI DuPont DeNemours＆Co.，476 F.2d 1357（CCPA 1973）中闡明的13因子測試?來評估申請商標之間是否可能混淆以及現有的注冊，而第八巡回法院的地區法院則依靠SquirtCo列舉的六因素測試?。v。Seven-Up Co.628 F.2d 1086（8th Cir。1980），以評估混淆分析的可能性。法院還指出，TTAB的分析強調商標之間的相似性，而忽略了實際市場使用的證據。第八巡回法院發現此類證據對于在侵權訴訟中進行混淆分析的可能性“至關重要”，因此認為TTAB并未決定向地方法院提出的同一“混淆可能性”問題。因此，排除是不合適的。?????????????
持異議的法官Colloton法官認為，如果TTAB考慮到市場背景和排除的證據將適用，則TTAB的調查結果應具有排他性效力。地方法院和TTAB都在裁定同一問題（是否存在混淆的可能性），并且兩種混淆測試的可能性之間的差異很小。此外，異議人士擔心，多數人將TTAB訴訟中的分析與侵權訴訟中的分析區分開的努力意味著TTAB的調查結果將永遠不會在聯邦法院中具有排他性的效力。由于TTAB在確定注冊權的過程中決定事實問題，
TTAB訴訟程序與地方法院訴訟之間的差異????????????
正如B＆B硬件公司在第八巡回法院中指出的那樣?，并且其他法院也已經承認，TTAB的異議和注銷程序與地區法院的商標侵權訴訟之間存在一些差異。即使兩個法庭都必須分析是否存在混淆的可能性，但主要區別包括：
TTAB著重于商標是否有權注冊，而地區法院則著眼于被指控的侵權人對有關商標的實際使用。
TTAB依靠13要素?杜邦?測試，并將這些要素應用于所涉及的申請或注冊中包含的信息。但是，地方法院使用多因素測試（因巡回法庭而異），并將這些因素應用于有關商標在市場中實際使用方式的證據。
在TTAB進行的訴訟中，發現范圍很窄，證詞以書面形式提交給法官小組。在地方法院的訴訟程序中，發現的范圍更廣，證據在法官或陪審團面前實時提交。
一旦發現混淆的可能性，TTAB可以拒絕全部或部分注冊該商標，或者可以在撤銷程序中撤銷注冊商標。但是，地方法院可以判給金錢損失，費用和律師費，并且可以永久禁止一方使用商標。由于TTAB的補救措施有限，因此，與地區法院侵權訴訟一樣，對TTAB訴訟提起訴訟的動機通常要少得多。
電路分割?????????????
除了第八巡回法院之外，每個解決此問題的巡回法院都得出結論，TTAB關于混淆可能性的決定至少應在隨后的商標侵權訴訟中有所尊重。例如：?
第三巡回賽和第七巡回賽對TTAB做出的有關混淆可能性的確定具有排他性作用。?參見Jean Alexander Cosmetics，Inc.訴L'Oreal USA，Inc.，458 F.3d 244（3d Cir。2006）；?EZ Loader Boat Trailers，Inc.訴Cox Trailers，Inc.，746 F.2d 375（1984年第7卷）。
第二巡回法庭認為，TTAB關于混亂可能性的調查結果應具有排他性作用，但前提是TTAB必須以有意義的方式考慮市場環境。?參見美國公司的Levy訴Kosher Overseers Ass'n，104 F.3d 38，42（2d Cir。1997）。
第五巡回法院和第十一巡回法院雖然沒有對TTAB的裁決產生混亂的可能性具有排他性影響，但他們認為，除非有有說服力的證據表明相反，TTAB的裁決有權受到尊重。?參見《美國傳統人壽保險公司訴傳統人壽保險公司》，第494 F.2d 3（1974年第5卷）。?自由儲蓄和貸款協會訴Way，757 F.2d 1176（11th Cir。1985）。
最高法院：排除問題適用于TTAB裁決????????????
在Alito法官的多數意見中，最高法院裁定，當爭議商標的使用實質上相同且符合排除問題的普通要素時，TTAB關于混淆可能性的裁決在隨后的地區法院訴訟中具有排他性效力。法院首先澄清說，機構決定可以構成排除問題的基礎，而不會違反第三條。然后得出結論，《蘭納姆法》（Lanham Act）的文本或結構沒有任何內容阻止問題排除的適用。
法院隨后檢查了是否有絕對的理由使TTAB的決定永遠無法滿足問題排除的一般要素，結果沒有任何理由。法院駁回了第八巡回法院的裁決，該裁決認為，TTAB裁定的混淆可能性問題與地區法院在商標侵權訴訟中裁定的問題不同。法院認為，注冊和侵權受不同的法律規定管轄，或者TTAB和第八巡回法院用來評估混淆可能性的因素均存在“微小變化”，這并不重要。?
關鍵的詢問是，出于注冊目的的混淆可能性標準是否與出于侵權目的的混淆可能性相同的標準。最高法院的結論是相同的，因為：（i）注冊規定的執行語言，《美國法典》第15篇第1052（d）節，與《侵權法》第15篇第1141（1）節相同。（ii）至少從1881年起，國會在第1141（1）和1052（d）節中使用的混淆性語言一直是商標注冊的中心；（iii）區域法院可以在侵權訴訟期間取消注冊，就像它們可以在尋求司法審查注冊決定的行動中裁定侵權一樣。?
最高法院沒有被Hargis的論點說服，該論點是Lanham Act的注冊條款的文本詢問所爭議的商標是否彼此“相似”，而侵權條款的文本則針對商標的“商業使用”。TTAB并不總是考慮與地方法院相同的用法，這并不意味著它對所考慮的用法采用了不同的標準。如果商標所有者以與聯邦商標中包含的用途實質上相同的方式使用其商標TTAB將在隨后或同時發生的侵權訴訟中確定與地區法院相同的混淆可能性。但是，如果TTAB不考慮當事方商標在市場上的使用，則其決定不應在隨后的侵權訴訟中具有排他性的效力，在該訴訟中，實際的市場使用是“首要”問題。????????????
最高法院還駁斥了Hargis的論點，即不適用問題排除法，因為TTAB使用的程序與地方法院不同。最高法院指出，正確的查詢是第一程序中使用的程序從根本上來說是差勁，粗暴或不公平的。由于沒有理由懷疑TTAB程序的質量，廣泛性或公平性，因此沒有理由排除問題。?
最后，法院駁回了Hargis的論點，即不應適用排除問題的理由，因為在TTAB進行的訴訟中所涉賭注比在侵權訴訟中低得多。法院發現注冊的好處是巨大的，國會制定了詳盡的注冊計劃，這證實了注冊決定的重要性足以使問題排除在外。????????????
金斯堡法官同意以下理解：當TTAB不考慮使用市場時，TTAB的意見無權排除混淆可能性的可能性。托馬斯大法官發表了反對意見，斯卡利亞大法官也對此表示贊同。反對意見認為，給予TTAB裁決具有排他性效力的決定并非基于支持行政排除或《蘭納姆法》的文本，結構或歷史的普通法推定。因此，TTAB的注冊決定無權在隨后的侵權訴訟中具有排他性效力。
實際影響????????????
在做出?B＆B硬件?決定之前，失去異議或撤銷程序的最大風險是無法獲得，防止或取消商標注冊。不論是否持有，都可以在聯邦地方法院提起侵權訴訟。由于TTAB裁決現在可以具有排他性效力，因此，否定裁決可以阻止商標所有者在聯邦法院禁止使用受質疑的商標。鑒于這些風險較高，商標業主應期望TTAB訴訟程序現在將更具爭議性。各方將更傾向于將大量資源用于TTAB訴訟程序，采取積極立場，例如肯定性抗辯和反訴，并在必要時對TTAB的裁決提出上訴。?????????????
因此，商標所有人在提起TTAB訴訟之前，應仔細考慮他們是否將從TTAB或聯邦法院的混淆判定中受益。如果商標所有者將從對市場使用的全面審查和更廣泛的發現中受益，則它可能不希望采取TTAB行動，而該行動可能會阻止其在隨后的侵權訴訟中提供實際使用的進一步證據。另一方面，如果相關商標的實際市場使用減少了混淆的可能性，則TTAB訴訟可能會為商標所有者提供機會，以增加發現相關商標之間混淆的可能性的機會。同樣，如果是商標所有者預計其主要證人將不會在法庭上作充分的證詞，TTAB可能會提供一個更有利的論壇來解決出現混亂的可能性，因為它沒有聽到現場證詞。?????????????
B＆B硬件?還可能影響商標所有者獲得初步禁令的能力，該禁令在最終決定是非曲直之前限制或停止使用涉嫌侵權的商標。值得注意的是，這種救濟形式是聯邦法院專有的，并且與損害賠償一樣，TTAB訴訟中也無法獲得這種救濟。為了獲得初步禁令，商標所有人必須（除其他事項外）確定，在沒有初步救濟的情況下，既有可能成功，又有無法彌補的損害。如果TTAB已經確定了混亂的可能性，那么根據案情確定成功的可能性應該容易得多。但是，與此同時，商標等待TTAB發出尋求初步禁令的最終決定的所有者可能會發現，鑒于提起訴訟的延遲，很難確定造成無法彌補的損害的可能性。最終，在申請人提出使用意向申請，在TTAB之前敗訴后失去商標，然后再將其用于商業用途的情況下，給予TTAB裁決的獨家效力將使商標所有人受益最大。在這種情況下，最高法院的裁決應使商標所有人更容易提出訴訟并獲得初步禁令救濟。?
最后，??B＆B硬件?還可能會影響商標申請中識別商品和服務的方式。一方面，對反對派進行廣泛的識別將是有益的。但是，如果申請人對申請提出異議，則對商品或服務進行更狹義的標識將有助于避免混淆的爭論。
