在商標(biāo)法中，有一個群體叫“商標(biāo)受讓方”，是指通過合同轉(zhuǎn)讓的方式取得他人商標(biāo)權(quán)(包括注冊商標(biāo)和未注冊商標(biāo))的經(jīng)營者。
對于“商標(biāo)轉(zhuǎn)讓”，商標(biāo)法第四十二條作出了具體規(guī)定，但值得注意的是，上述規(guī)定并未涉及“未注冊商標(biāo)”的轉(zhuǎn)讓，也未明確規(guī)定“未注冊商標(biāo)”受讓方的權(quán)利。這在實(shí)踐中造成了兩個問題，具體如下。
1.“以前使用過”“有一定影響”的未注冊商標(biāo)可以轉(zhuǎn)讓嗎？
《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定:“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人在商標(biāo)注冊人之前已經(jīng)使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，并且對相同或者近似的商品有一定影響的，注冊商標(biāo)的專用權(quán)人無權(quán)禁止使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但是可以要求其附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)志”。那么，對于這種“他人已經(jīng)使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，并且在商標(biāo)注冊人之前對相同或者近似的商品有一定影響”的情況，是否可以轉(zhuǎn)讓給他人？
在我看來，通讀現(xiàn)行商標(biāo)法并不能說明這種行為是法律禁止的。因此，這種“先用”的未注冊商標(biāo)是可以轉(zhuǎn)讓的。但“以前使用過”“有一定影響”的未注冊商標(biāo)，只能在“原范圍”內(nèi)繼續(xù)使用，尤其是對于原用戶和轉(zhuǎn)讓后的受讓方。那么，如何理解原來的范圍呢？首先，只能在原商品或服務(wù)中使用，不能擴(kuò)展到在深圳福田新公司注冊的其他商品或服務(wù)(如同類商品或服務(wù))。例如，最初在鞋子上的使用不能擴(kuò)展到在夾克上的使用。其次，只能在原有地理范圍內(nèi)繼續(xù)使用，不能擴(kuò)大經(jīng)營區(qū)域，以免吞噬注冊商標(biāo)所有人空的發(fā)展。最后，只能自己使用，不能同時被他人使用(但可以如上所述轉(zhuǎn)讓)，以免進(jìn)一步侵占注冊商標(biāo)所有人的市場利益。
二、對于轉(zhuǎn)讓前未注冊商標(biāo)的侵權(quán)行為，受讓人是否有權(quán)提起侵權(quán)賠償訴訟？
在回答這個問題之前，讓我們看一下這個例子。張三的蘋果手機(jī)被李四損壞了，但是張三直到把手機(jī)轉(zhuǎn)給王五才發(fā)現(xiàn)這個事實(shí)，那么王粲吳此時是否對李四提起侵權(quán)賠償？
筆者認(rèn)為，雖然此時王武已經(jīng)成為蘋果手機(jī)的新主人，但他無權(quán)向李四索賠，因?yàn)榍謾?quán)行為發(fā)生在物權(quán)轉(zhuǎn)移之前。而且，在手機(jī)產(chǎn)權(quán)交易中，王武支付的對價實(shí)際對應(yīng)的是受損的蘋果手機(jī)(不包括李四受損的部分)。因此，其索賠沒有法律依據(jù)。
但是，這個例子不能擴(kuò)展到未注冊的商標(biāo)。這是因?yàn)槲醋陨虡?biāo)承載著一種商譽(yù)的無形財(cái)產(chǎn)，這種財(cái)產(chǎn)的無形性表現(xiàn)出與有形財(cái)產(chǎn)完全不同的特征，即權(quán)益整體上具有很強(qiáng)的完整性和連續(xù)性。但是，雖然筆者認(rèn)為受讓人在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前有權(quán)向侵權(quán)人主張賠償，但必須注意法律上的訴訟時效。換句話說，即使受讓方通過合同獲得了轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓前起訴侵權(quán)的權(quán)利(損害賠償之訴本質(zhì)上是債權(quán)之訴，因此，理論上商標(biāo)的實(shí)體權(quán)利和訴訟權(quán)利可以通過合同一并轉(zhuǎn)讓，但如果侵權(quán)行為發(fā)生在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前兩年，則受讓方無權(quán)提起此訴訟要求賠償。另一方面，如果侵權(quán)行為發(fā)生在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前兩年，但侵權(quán)狀態(tài)持續(xù)到轉(zhuǎn)讓后，受讓人可以提出賠償請求，但侵權(quán)損害賠償金額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前計(jì)算兩年，超過兩年的侵權(quán)損害賠償不予考慮。
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